Dépôt de marque : quel intérêt de se faire accompagner et conseiller ?

1re étape : examiner l’opportunité du dépôt

Pour facile en pratique qu’il soit, un dépôt de marque doit néanmoins répondre à des critères posés par le Code de la propriété intellectuelle, puisque tout signe n’est pas apte à faire une marque déposée.

Juridiquement, le législateur impose que le signe réponde à des critères tels que celui de la distinctivité au regard des produits ou services visés, ou de revêtir une certaine formalisation. Or, il s’agit de notions qui font fréquemment l’objet d’une appréciation par l’Inpi ou par les juridictions, et avoir l’avis d’un technicien du droit, en amont, peut limiter les risques de voir sa demande de marque rejetée par l’Inpi pour des raisons objectives.

En outre, si l’Inpi n’assure d’examen de la demande de marque qu’en ce qui concerne sa validité objective, reste que la demande est ensuite publiée, et que des tiers titulaires de droits antérieurs peuvent alors, dans un délai de deux mois, s’opposer à l’enregistrement d’un signe qui porterait atteinte à leurs droits.

L’examen de l’opportunité d’un dépôt passe alors également par une recherche d’antériorités, exercice particulier qui consiste à vérifier qu’aucun signe (marque, dénomination sociale, nom de domaine, etc.) identique ou similaire à votre projet (ex : KICO vs KIQUO) pour des produits ou services identiques ou similaires n’existe déjà et serait susceptible de créer un risque de confusion. Le risque juridique mais également le risque réel dans la pratique sont ainsi évalués, ce qui permet d’adapter sa stratégie de protection.

2e étape : rédiger utilement le libellé du dépôt

Pour rappel, une marque déposée ne permet pas de bénéficier d’une protection pour n’importe quels produits ou services, mais seulement pour ceux qui auront été visés lors du dépôt de la marque. Plus le libellé est large, plus le dépôt est coûteux. En outre, plus le libellé est large, plus il y a de risque de voir des tiers s’opposer à votre dépôt alors que d’un point de vue pratique ils ne se seraient pas manifestés. Ainsi par exemple, il peut être pertinent, lorsqu’on dépose une marque pour une activité logicielle, de préciser le domaine d’activité concerné (ex : comptabilité, prospection, etc.).

Il est donc utile de rédiger un libellé conforme à votre véritable projet, en se détachant des libellés « type » de la Classification de Nice, et d’affiner davantage votre besoin. Ce faisant, l’objectif est à la fois d’éviter une objection de l’Inpi ou une opposition d’un tiers pour des produits et services qui ne vous intéressent pas au final (mais qui engendreraient des frais de réponse ou de retrait partiel de la demande), mais également d’éviter d’essuyer plus tard les discussions relatives à une déchéance partielle de votre marque pour défaut d’usage.

Enfin, il n’est pas rare qu’un dépôt soit effectué de façon si générique qu’il ne protège pas les produits ou services réellement exploités.

3e étape : faciliter l’accomplissement et le suivi des démarches devant l’Inpi en déposant efficacement

Devant l’Inpi, le dépôt d’une marque passe par un formulaire à compléter en ligne, et la création d’un compte pour ce faire.

Outre qu’un professionnel avocat dispose déjà d’un compte sur la plateforme dédiée, il n’est pas nécessaire de joindre à la demande un pouvoir particulier. Le mandat du professionnel est automatique.

Le professionnel est en outre davantage habitué aux dépôts, et pourra éviter l’écueil de certaines erreurs matérielles telles que, par exemple, mettre un signataire différent du déposant entraînant de facto un rejet formel provisoire de la demande.

Si vous êtes en train de créer la société qui portera l’activité sous la marque, le professionnel vous conseillera également de déposer au nom et pour le compte de la société en cours de formation ce qui permettra, une fois la société immatriculée, de faire modifier le nom du déposant au bénéfice de la société. Faute de cela, c’est une cession qu’il faudra par la suite organiser avec les coûts additionnels associés, en espérant qu’en cas de dépôt par un seul des fondateurs, celui-ci ne sera pas entré en conflit avec les autres et revendiquera seul la propriété de la marque.

Autre écueil constaté : le déposant dépose sa marque sous différentes couleurs en multipliant le paiement des taxes alors que très souvent un seul dépôt suffi. Enfin, dernier avantage pratique, le professionnel est, par la suite, destinataire de la correspondance, ce qui permet de voir le suivi de la demande géré par la suite, sans que vous ayez à vous en préoccuper.

4e étape : bénéficier d’un suivi après le dépôt

Il convient enfin de rappeler qu’après le dépôt de la demande de marque, il existe un délai de priorité de six mois pour vous permettre, le cas échéant, d’étendre votre marque à l’international. Un professionnel veillera donc à vous alerter de l’expiration de ce délai, et vous accompagner si nécessaire dans les démarches plus techniques d’extension de votre marque.

En outre, dans le cadre d’un suivi de portefeuille de marque, un professionnel pourra encore vous accompagner que ce soit pour déterminer l’opportunité de nouveaux dépôts par rapport aux précédents, vous rappeler la date de renouvellement de vos marques (il n’est, en effet, pas rare d’oublier un délai de renouvellement dix ans plus tard !), le cas échéant, pour défendre vos marques en mettant en place une surveillance qui permettra de stopper, dès le dépôt, des marques de tiers gênantes.