Une licence de marque, c’est quoi exactement ? On parle de contrat de licence lorsque le propriétaire d’une marque concède à une autre personne une autorisation d’exploiter sa marque selon un périmètre défini. Les licences peuvent comporter en pratique des différences notables pour correspondre aux souhaits des parties, mais doivent bien être distinguées des contrats de cession et de franchise. En effet, dans le cas d’une cession, le titulaire de la marque ne concède pas une simple autorisation de l’exploiter, mais en cède la propriété. Concernant la franchise, si elle peut comporter une autorisation d’exploiter une marque, elle est avant tout la transmission et la mise en œuvre d’un savoir-faire. Un contrat spécifique devra être conclu.
S’il n’est, en principe, pas obligatoire d’établir un contrat par écrit, cela est fortement recommandé pour une licence de marque notamment pour pouvoir traiter les différents sujets suivants.
Fixer le périmètre de la licence
Mais alors à quoi penser pour fixer le périmètre de la licence ? Tout d’abord, à la marque même ! À condition que celle-ci soit bien en vigueur (même simplement déposée), la licence peut porter sur l’intégralité des produits et/ou services visés ou seulement sur une partie d’entre eux. Ainsi concrètement, si votre marque est enregistrée pour les vêtements (classe 25) et pour les services financiers (classe 36), il est possible de vous réserver l’exploitation pour les vêtements et concéder une licence pour le reste.
Côté licencié, il est vivement conseillé que la marque sur laquelle il prend une licence soit d‘une part suffisamment distinctive et donc valide (par exemple plus la marque sera allusive des produits et services concernés plus son périmètre de protection sera limité laissant ainsi place aux concurrents…) et d’autre part qu’elle le protège pour les produits et services qui l’intéressent. Ce cas n’est pas d’école.
La licence peut également porter sur tout ou partie du territoire visé par la marque, permettant de répondre à des nécessités pratiques allant de l’exploitation au sein d’une région à celle dans plusieurs pays (pour une marque internationale ou une marque de l’Union européenne). Si le licencié est performant sur un territoire, on peut prévoir la possibilité d’étendre à d’autres territoires.
Enfin, la durée de la licence doit être anticipée et prévue au contrat, car une marque n’a potentiellement pas de limite de durée (sous réserve de son renouvellement décennal à ne pas oublier). Il faut également se ménager des possibilités de sortie du contrat avant échéance pour les parties, par exemple en cas de manquement de l’une d’entre elles à ses obligations ou contractuelles.
Il est en outre important de prévoir ce qui se passera à l’échéance du contrat, et notamment une cessation de l’usage des marques par le licencié qui passera par exemple par un abandon des supports de communication, un écoulement des stocks de produits, etc. Classiquement, on prévoit un préavis assez long ou une période de transition post-rupture.
Une licence avec ou sans exclusivité ?
Mais alors faut-il opter pour une licence avec ou sans exclusivité. Il s’agit là d’une question essentielle : si la licence est exclusive, alors le licencié est le seul à pouvoir exploiter la marque sur le périmètre donné – excluant ainsi, le cas échéant, une exploitation par le concédant lui-même.
L’exclusivité emporte notamment de forts enjeux sur ce qui est attendu du licencié : s’il est le seul à pouvoir réaliser une activité commerciale, le concédant va nécessairement être plus exigeant à son égard, en prévoyant par exemple des objectifs de chiffre.
Elle a également une incidence sur la défense des droits, licencié exclusif et non exclusif ne pouvant pas agir de la même façon en justice pour défendre la marque par une action en contrefaçon.
Attention enfin : lorsque le contrat de licence est conclu avec une exclusivité qui implique que le licencié s’engage à ne pas exploiter d’autres marques, la remise d’un document d’information précontractuelle est obligatoire, dans les mêmes conditions que pour un contrat de franchise.
Des obligations pour les parties d’une licence
Quelles sont les obligations des parties dans une licence ? En contrepartie de l’autorisation d’utiliser la marque, le licencié sera dans la plupart des cas soumis au paiement de redevances, qui seront en général proportionnelles à l’exploitation commerciale de la marque et donc aux ventes/à la fourniture de produits et/ou services sous cette dernière (par exemple un pourcentage sur chiffre d’affaires), et peuvent être assorties de montants plancher ou de droits d’entrée. Il ne faut pas hésiter à mettre une clause d’audit des comptes pour vérifier que les chiffres de ventes déclarés sont conformes.
Le licencié, particulièrement s’il bénéficie d’une exclusivité, peut être soumis à une obligation d’exploiter la marque et de réaliser un volume minimal de ventes avec celle-ci.
Le contrat peut également encadrer les conditions dans lesquelles les marques peuvent être utilisées, particulièrement dans certains domaines où la présentation est primordiale (marques de luxe par exemple) afin de ne pas déprécier la marque.
De son côté, le concédant doit s’assurer, pendant toute la durée de la licence, du maintien en vigueur de la marque, en la renouvelant si nécessaire mais également en la défendant face à d’éventuelles actions de tiers.
Il lui appartient par ailleurs de faire inscrire le contrat de licence auprès de l’office où la marque est déposée (INPI pour une marque française, EUIPO pour une marque de l’Union Européenne) afin de rendre les droits opposables.
En résumé, un contrat de licence peut permettre de répondre à des besoins divers et doit être rédigé sur mesure pour chaque situation. Il peut donc être utile de recourir à un avocat pour bénéficier d’une assistance dans cette rédaction.
