Marque concurrente : que puis-je faire ?

Lorsque l’on lance une nouvelle activité, l’une des premières étapes est le choix du nom sous lequel les produits et/ou services vont être développés. Si un concurrent exploite déjà un signe proche de mon projet, mais non distinctif, ou possède une marque antérieure qu’il n’exploite plus, peut-il s’opposer à mon projet ? Quels sont les moyens d’action pour éviter de demeurer dans l’incertitude d’une réaction ultérieure ?

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L’IMPACT DE LA LOI PACTE

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », a entrainé des modifications majeures du droit français des marques et a, en particulier, modifié les procédures de nullité et de déchéance des marques françaises.

Auparavant, celui ou celle qui, souhaitant exploiter un signe, et qui constatait que ce dernier était déjà déposé par un tiers mais non exploité, ou était non distinctif et donc non appropriable au regard des produits et/ou services désignés, n’avait pas d’autre choix que d’engager une action devant le tribunal pour obtenir la déchéance ou la nullité de cette marque antérieure. Il fallait donc engager une procédure judiciaire, avec toutes les contraintes de temps et de coûts qu’elle représentait, ce qui en décourageait beaucoup.

Depuis le 1er avril 2020, il est désormais possible de mettre en œuvre une procédure administrative devant l’INPI, sans attendre le risque d’une assignation en justice.

L’ACTION EN NULLITÉ

Vous envisagez d’utiliser le slogan humoristique « Les bienfaits d’éduquer ses enfants à la baguette ! » pour lancer votre nouvelle activité de boulangerie, mais vous constatez qu’un concurrent a déjà déposé et exploite la marque « Les bienfaits de la baguette » pour des produits de boulangerie en classe 30. Or, le terme « baguette » pour du pain apparaît totalement descriptif, et ne saurait alors faire l’objet d’une appropriation. Afin de régler en amont la difficulté, sans attendre une éventuelle réaction de la part de ce titulaire antérieur, une option vous est désormais ouverte par le biais de l’action en nullité devant l’INPI.

Le défaut de distinctivité, c’est-à-dire le fait, pour un signe, de désigner une caractéristique du produit ou du service concerné, ou d’être usuel dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce, peuvent en effet être invoqués devant l’INPI par toute personne, et non pas seulement par le titulaire d’un droit antérieur.

Cette nouvelle action volontaire devant l’INPI permet à ceux souhaitant utiliser un signe non distinctif de contester en amont et en dehors de toute instance judiciaire la validité d’une marque antérieure qui aurait pu, de prime abord, leur être opposée sans avoir été rejetée par l’INPI lors de l’examen.

Notons à cet égard que, bien que l’INPI ait resserré depuis plusieurs années son examen de la distinctivité au stade du dépôt, cela n’a pas toujours été le cas par le passé, et une multitude de marques non-distinctives ont ainsi franchi l’enregistrement sans la moindre difficulté et sont encore en vigueur.

L’ACTION EN DÉCHÉANCE

Dans un autre cas de figure, vous souhaitez cette fois déposer une marque « LEXLIB » pour des services de conseil juridique, mais vous constatez à l’occasion de la recherche d’antériorité menée, qu’une marque antérieure similaire « LEGALIB », a été déposée il y a six ans pour des services similaires de formation juridique.

Mais le titulaire de cette marque antérieure ne l’exploite plus depuis plus de cinq ans. Vous souhaitez alors lever tout doute avant le dépôt de votre marque, afin d’éviter une réaction a posteriori de ce concurrent qui vous demanderait de changer votre marque et l’ensemble de vos supports de communication sur lesquels elle apparaissait.

Depuis le 1er avril 2020, il est désormais possible « à toute personne intéressée », de former une action en déchéance devant l’INPI.

Il est ainsi notamment possible de demander devant l’INPI, et à titre principal :

• la déchéance, totale ou partielle, pour défaut d’usage sérieux pendant une durée ininterrompue de cinq ans ;
• la déchéance d’une marque devenue la désignation usuelle ou générique pour désigner tout ou partie des produits et services désignés par son enregistrement ;
• la déchéance d’une marque trompeuse pour le public.

UNE PROCÉDURE RAPIDE

Autre avantage de cette procédure : elle est rapide, ce qui est essentiel ! Ainsi la durée de la procédure, contradictoire, pourra durer entre six mois et un an, selon le nombre d’échanges intervenant entre les parties ce qui, par rapport à une procédure judiciaire, est deux à trois fois plus court.