Dans quel cas est-on amené à signer un contrat de licence de brevet(s) ?
Vous possédez un brevet ou plusieurs brevets (français ou européen), mais ne souhaitez pas l’exploiter directement ou l’exploiter pour toutes ses applications et/ou territoires de protection. Vous avez identifié sur le marché un produit que vous estimez sous-exploité et susceptible d’être un succès commercial. Vous avez cependant découvert qu’il est protégé par brevet(s). Dans les deux cas, la signature d’un contrat de licence est susceptible d’être la solution idéale. Ce type de contrat permet en effet au titulaire du brevet (le « concédant ») de permettre à une autre partie (le « licencié ») d’utiliser, fabriquer, vendre, mettre en œuvre ou distribuer l’invention brevetée en échange d’une contrepartie financière.
Que doit contenir une telle licence ?
Voici un aperçu des éléments importants à inclure dans un contrat de licence de brevet :
Les brevets concernés doivent tout d’abord être bien identifiés
Il est essentiel de bien définir l’objet de la licence, c’est-à-dire le titre de propriété industrielle concerné, surtout si plusieurs brevets ont été déposés sur la même invention en France, en Europe ou ailleurs. En effet, si le public cible du produit breveté est francophone, il est essentiel de ne pas oublier les pays pertinents (par exemple France, mais également Belgique et Suisse).
Vérifier la validité et solidité des brevets concédés
Le licencié doit s’assurer que les brevets sont en vigueur et valides, notamment pour les brevets français délivrés avant la loi PACTE, qui n’ont pas fait l’objet d’un examen de fond par l’INPI. En effet, avant cette loi, l’INPI ne tirait pas totalement les conséquences de l’examen de brevetabilité mené sur les brevets déposés. Par conséquent, le registre des brevets français regorge de titres à la validité douteuse. À noter cependant que si le même brevet a été accepté en tant que brevet européen, cela est signe de réassurance, car l’office européen des brevets pratique depuis toujours un véritable examen de fond.
La licence : exclusive ou non-exclusive ?
Une licence peut être exclusive, à savoir que seul le licencié peut exploiter le brevet concerné, ou non-exclusive, à savoir que plusieurs licenciés peuvent l’exploiter concurremment. La licence peut aussi être totale ou partielle, à savoir concerner un territoire spécifique (uniquement la France alors qu’elle est protégée en dehors du territoire français) ou un secteur particulier (le brevet porte sur un système de brassage de bière dont le marché peut être BtoC ou BtoB).
Bien définir les droits accordés
Il est important de lister les droits consentis (utiliser l’invention, fabriquer, vendre, etc.) et de préciser si le licencié peut sous-licencier ses droits, c’est-à-dire autoriser un tiers à exercer ses droits et dans quelles conditions. Par exemple, on peut imaginer qu’un licencié exploite en direct un brevet en France en fabriquant et vendant les produits et sous-licencie ses droits à l’étranger à un tiers exploitant qui le rémunère pour cette sous-licence.
Fixer la contrepartie financière
Le contrat doit stipuler la contrepartie financière, souvent sous forme de redevances basées sur le chiffre d’affaires du licencié, qui devront être différentes selon que l’exploitation se fait en direct par le licencié ou par le biais de sous-licenciés. Dans ce dernier cas, l’assiette de redevance sera en effet moindre, à savoir basée sur les redevances perçues par le licencié lui-même de son sous-licencié. On peut prévoir un forfait à la signature « down payment » et des redevances par la suite.
Il peut aussi être pertinent de convenir d’un forfait minimum, quelle que soit l’exploitation faite du brevet, pour inciter le licencié à l’exploiter. Une clause d’audit est recommandée pour vérifier l’exactitude des redevances déclarées par le licencié.
Quelle durée pour la licence ?
Un brevet est valable pour vingt ans maximum. La durée de la licence ne peut donc dépasser ce terme. Pour le reste, c’est aux parties de la définir avec des impératifs selon qu’on est concédant ou licencié. Ainsi, le licencié demandera une durée significative pour lui permettre de développer l’activité et amortir ses investissements de production et de vente. À l’inverse, le concédant devra faire attention à mettre tous les garde-fous lui permettant de rompre le contrat si le licencié n’exploite pas suffisamment.
Et les perfectionnements dans tout cela ?
Il convient de prévoir le traitement des améliorations apportées à l’invention (qui en sera propriétaire et/ou licencié), selon leur origine et les intérêts des parties, en tenant compte des règles de concurrence.
Quelles garanties ?
Le concédant doit s’engager à maintenir le brevet en vigueur (paiement des annuités, frais relatifs au brevet, etc.). Il est recommandé de prévoir également que le licencié s’engage à exploiter sérieusement le brevet sous licence, en prévoyant par exemple des montants de chiffres d’affaires ou de redevances minimums à même de garantir un revenu raisonnable au concédant.
La défense du brevet
Un brevet est un monopole, mais si les droits ne sont pas défendus en cas de contrefaçon, ils ne servent à rien. Il convient donc de déterminer les règles en cas d’atteinte au brevet et de clarifier les responsabilités et actions possibles pour défendre les droits du breveté. En effet, qui peut agir et qui paye les frais en cas d’action ?
À ne pas oublier
Si le brevet est en copropriété, il est crucial de vérifier l’existence ou non d’un règlement de copropriété pour savoir si l’accord des copropriétaires est nécessaire pour conclure une licence. Sinon, le régime légal s’applique et il est pour le moins contraignant…
